2021年是 NFT 元年，各種各樣的 NFT 迎來一波又一波的熱潮從單純的 PFP 到元宇宙的虛擬土地，每一次販售價格都在加密貨幣圈帶起了話題。然而一位美國藝術家 Mason Rothschild 在元宇宙賣起柏金包 NFT (MetaBirkins)，遭 Hermès 愛馬仕告商標侵權，最近紐約聯邦地區法院針對藝術家請求駁回起訴一事的意見可略見未來元宇宙商標議題趨勢。

事件背景

  • 美國藝術家 Mason Rothschild 推出NFT系列作品稱為【MetaBirkins】

藝術家 Mason Rothschild 推出限量100個 NFT ，該 NFT 圖像為向愛馬仕經典的柏金包致敬，希望透過元宇宙世界中的 NFT 推廣無動物毛皮 (Fur-free ) 和替代紡織品的理念。

該虛擬包款在當時價格一度被炒到10個以太幣（當時約價值40,000美元以上）。並且根據該名藝術家陳述，此NFT系列交易總價值達110萬美元。

  • 2022年1月 Hermès 愛馬仕法務團隊出動向藝術家提出警告後提起訴訟。

Hermès 向藝術家提出警告並且同時要求元宇宙最大的NFT 交易市場 Opensea禁止讓藝術家上架販售該NFT系列。並說明 Hermès 將會以獨樹一幟的方式進軍元宇宙。愛馬仕未獲積極回應後，向紐約聯邦地區法院提起商標侵權訴訟。
Hermès 稱 Rothschild 出售 METABIRKINS NFT 構成 (i) 商標侵權，(ii) 虛假原產地指定，(iii) 商標淡化，(iv) 網域名稱搶註，(v) 損害商業聲譽和稀釋；(vi) 普通法商標侵權，以及 (vii) 盜用和不正當競爭。愛馬仕辯稱，消費者可能會誤以為Rothschild的 METABIRKINS NFT 與愛馬仕有關，並進一步斷言Rothschild的行為損害了商標所有人銷售NFT的能力。

  • 2022年1月 美國藝術家 Mason Rothschild 公開信回覆

Mason Rothschild 他並不是從事製作任何的仿製品包包，他們是作為藝術家製作藝術，並不涉及任何販賣、製作虛假的柏金包。而是希望透過藝術喚醒人們對於特定議題的重視。並且同時呼籲愛馬仕支持創新、創意而非扼殺。

法庭攻防戰—第一回合
Hermes International, et al. v. Mason Rothschild

美國藝術家 Mason Rothschild 主張駁回愛馬仕起訴

  • 藝術作品可使用他人商標

Mason Rothschild 最強而有力的主張為，在美國判例中曾出現單純的藝術作品中，是可以在未經商標權人同意下使用他人的商標。
例如為了要呈現特定時期的美國家庭生活，畫家在作品中使用了該時期當下最知名產品的商標作為表達特定時代、特定時代氛圍。此時在藝術性表達特定含義下是可以使用他人商標。此標準被成為 Rogers test（羅傑斯測試）

  • Rogers test （藝術表達自由與商標權）

Rogers test 起因於 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 的案件中，主要爭點在於藝術表達自由與商標權之間的衝突關係，是否可以讓藝術家在使用他人商標時，可以免除商標權的侵權法律責任。

該判例中，法院認為藝術家在行使他們的藝術表達自由時，是可以免除商標權的侵權法律責任。只要他們的藝術作品與商標使用間存在有 (1) 最小限度的藝術關聯性 (minimal artistically relevent) ；且(2) 該使用不會產生明顯的誤導結果 (explicitly mislead)。

因此美國藝術家 Mason Rothschild 主張他是藝術家該NFT系列是藝術作品，並且為了喚起大家對於消費、動物保護的認知，需要透過使用他人的商標製作這一系列的藝術品，並且不會產生明顯的誤導結果。

Hermès 愛馬仕主張

  • 上架販售的 NFT 不是藝術品、是商品，不可以主張藝術品的免責判例

Hermès 愛馬仕認為該系列的 NFT ，一開使就投入交易市場中，並且上架於 NFT 交易市場。該市場價格的炒作足以證明他自始自終是個商品，而非藝術品。並且 Hermès 愛馬仕引用了該名藝術家在專訪中提到，這系列的 NFT 是數位商品，並且其內涵與現實世界的名牌包並沒有太大的差異。因此這樣的商品自然不能應用 Rogers test，而是不折不扣的使用他人商標的商業作品。

  • 就算是藝術品，也對於社會大眾產生明顯的誤導結果

Hermès 愛馬仕進一步陳述，就算這系列的 NFT 是藝術品，但他也足夠明顯的誤導了社會大眾，必須要以過去商標常見的 polaroid factors 判斷是否達到誤導效果。

法院—不駁回 Hermès 愛馬仕起訴，繼續審理

  • NFT與商品或藝術品與否認定無關

對於 NFT 的定義，法院這麼說

the Court defined NFT as: “simply code pointing to where a digital image is located and authenticating the image.”

NFT 是一種指向數位圖像所存取的位址，並且確保該圖像真實的程式碼。

因此法院認為就算有 NFT 的買賣，也不可以直接認為該 NFT 指向的圖像就不是藝術品，而是商品。
換句話說，某知名圖畫與放有知名該圖畫保險箱的鑰匙兩者是不同的，就算將保險箱的鑰匙進行交易，該鑰匙有市場價格，也不代表那個圖畫就是商品，而不是藝術品。

  • 美國藝術家的 MetaBirkins NFT作品是有可能達到混淆標準

法院對於 MetaBirkins 是藝術品還是商品還沒有定論，但是 Hermès 愛馬仕主張 MetaBirkins 使用他們的商標可能會有明確混淆是有合理請求依據的。換言之，愛馬仕的主張確實有機會成立，因此必須進行實質審理，不能直接認為無理由駁回起訴。

本次決定的重要性—小結

首先必須注意的是，這只是法律攻防戰的第一回合，法院還沒有實質認定到底是不是有侵害商標權。

但在第一回合法院的決定中就有以下值得關注的重點！

  • 法院對於 NFT 的性質給出了定義（指向圖像儲存位置以及確認真實性的程式碼）；
  • 法院認為 NFT 不一定就是商品或藝術品，必須要具體的探討該 NFT 連結到的內容為何才能下判斷；
  • 法院會將 NFT 在元宇宙中所具有的性質、功能、潛在可能納入判斷中，因法院指出若是 MetaBirkins 的 NFT 包包是在虛擬世界中可以穿戴的虛擬手提包，那這樣將傾向認定為商品而非藝術品；

每一個NFT與商標權案件事實都不盡相同，是否可以直接援用這些判決內容都有待確認。但這次法院在第一回合的決定中已經給出了一些具體的指引，這些指引或將成為未來法院認定商標權與 NFT 紛爭的判斷標準之一。